¿Qué es una marca?
Desde el punto de vista marketing la marca es lo que cristaliza en la mente del consumidor todos los valores asociados a un producto o servicio, sean buenos o malos, y es al momento de definir una compra cuando su poder de reconocimiento resulta casi siempre decisivo.
Es tal la importancia de una marca que en realidad este activo intangible constituye el verdadero valor de las empresas comerciales de consumo masivo o semi-masivo, a menudo superando el valor de sus activos tangibles. Cabe recordar el caso de la marca deportiva Nike® valuada en una cifra superior a 18.000 millones de dólares, o de la afamada marca Coca-Cola® con un valor estimado en 31.000 millones de dólares.
Desde una óptica legal la marca es todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la competencia.
Si bien una marca se construye básicamente alrededor de un producto o servicio, un público consumidor y una estrategia de comunicación, existe un elemento indispensable muchas veces olvidado, la propiedad de la marca.
Ventajas de registrar una marca
En Argentina las marcas se encuentran reguladas por la Ley de Marcas y Designaciones No. 22.362 (en adelante “LM”) cuyo art. 4 establece que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”.
El registro de la marca otorga la posibilidad de excluir a terceros que utilicen un signo idéntico o similar no sólo para los mismos productos y/o servicios, sino también para aquellos que puedan generar confusión sobre su procedencia u origen.
Si bien el registro de la marca no es obligatorio, frente a una infracción es muy diferente la posición de quien tiene que probar su uso anterior de aquel que ya cuenta con un registro. En este último caso será el infractor quien deberá demostrar la legitimidad de su accionar frente al titular marcario.
Por otro lado, no son pocos los casos en los cuales terceras personas se anticipan y registran marcas sin autorización de sus legítimos titulares. A modo de ejemplo cabe recordar lo acontecido con las marcas “ALL BLACKS” y “FEDERAL EXPRESS” respecto de las cuales se debieron iniciar demandas en las que se reconoció el derecho de los accionantes en razón de tratarse de signos muy conocidos cuyo registro había sido efectuado de mala fe.
La solicitud de registro tiene también por finalidad impedir que ello suceda, evitando así los mayores costos que puede involucrar una eventual negociación / acción judicial.
Cabe señalar que por lo general quienes brindan el servicio de registro de la marca ofrecen la posibilidad de vigilar el signo durante su vigencia. De ese modo, su titular es puesto en conocimiento sobre aquellas solicitudes de terceros que puedan generar riesgo de confusión en el público consumidor a los fines de que pueda oponerse a su registro.
Finalmente, en esta época de fusiones de compañías la propiedad y el derecho exclusivo de uso de las marcas a través de su debido registro son indispensables a la hora de concretar la compra o venta de una empresa. Asimismo, la vigencia de los registros de marca es una de las primeras tareas del famoso “due diligence”.
¿Qué signos se pueden proteger como marca?
El artículo 1 de la LM menciona aquellos signos que pueden ser registrados como marca, a saber: “una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.
Es importante tener presente que para que las frases publicitarias puedan ser registradas como marca deberán no sólo tener capacidad distintiva, sino estar además dotadas de “originalidad”.
Existen asimismo signos menos tradicionales que también pueden ser protegidos tal como acontece con las marcas tridimensionales o sonoras.
El trámite de registro de la marca
Cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo puede solicitar el registro de una marca.
Las marcas pueden ser solicitadas en forma puramente denominativa (sólo palabras), mixta (palabras más un elemento gráfico) o figurativa (sólo el elemento gráfico desprovisto de letras o palabras). En primer lugar deben determinarse los productos y/o servicios que distinguirá a los fines de su correcta clasificación (en la actualidad existen 34 clases de productos y 11 de servicios).
Asimismo, en forma previa a solicitar el registro de una marca conviene realizar una búsqueda de antecedentes -lo que puede hacerse mediante la asistencia de un especialista- para conocer si existen marcas idénticas o similares que puedan representar un obstáculo a su registro.
Una vez presentada la solicitud se procede a su publicación por un día en el Boletín de Marcas para que terceros interesados puedan presentar oposición.
La Dirección de Marcas la examina luego para verificar que cumpla con los requisitos exigidos por la legislación vigente y si no encuentra motivos atendibles para denegar el registro procede a su concesión.
La marca tiene una vigencia de diez años contados desde su registro y es renovable indefinidamente siempre que haya sido usada en los cinco años previos a su vencimiento.
La validez del registro de marca se limita al territorio en el cual fue obtenido, con lo cual si se decide exportar productos o servicios, o conceder licencias de uso de marca en el exterior, es conveniente solicitar también su registro en los países de interés.
Las marcas en Internet
Otro tema que no es de menor importancia es la protección de la marca como nombre de dominio en Internet.
El auge alcanzado por la “red de redes” y la falta de controles formales por parte de las entidades registradoras han llevado a numerosos terceros a registrar marcas ajenas como nombres de dominio con fines meramente especulativos.
Ello representa un obstáculo para establecer la presencia de la marca en Internet. En ese caso, el titular del signo deberá negociar la transferencia del nombre de dominio o bien iniciar acciones legales, lo cual acarreará mayores costos.
Uno de los primeros casos judiciales que se suscitó en nuestro país involucró el nombre de dominio www.freddo.com.ar. Heladerías Freddo promovió una medida cautelar con la finalidad de que se le otorgara el registro. El juez interviniente hizo lugar a lo solicitado sobre la base de que "un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización".
En consecuencia, al momento de solicitar el registro de la marca resulta conveniente pedir en forma simultánea el registro del correspondiente nombre de dominio en las extensiones “.com.ar” (asociada a nuestro país), “.com” (no vinculada a ningún país en particular) y en aquella específica del territorio al cual se deseen exportar los productos/servicios.
Conclusión
La marca es un activo intangible que produce resultados tangibles y gran parte del éxito de una empresa es atribuible a su adecuada administración.
En consecuencia, el primer paso en un emprendimiento comercial debería consistir en registrar la marca dado que sin registro no hay protección eficaz de dicho signo.
Cabe destacar asimismo la importancia de efectuar también el registro de la marca como nombre de dominio de Internet así como en aquellos países donde se desee tener presencia local.
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* Abogado especialista en Propiedad Intelectual, miembro del Estudio Gold.